지식재산권은 등록된 그 나라에서만 효력을 갖는 속지주의가 원칙입니다. 그러므로 해외에서 제품을 제조, 생산, 판매하려는 자, 제품을 해외에 수출하려는 자, 해외에서 특허사용료를 받고 특허권을 판매하고자 하는 자, 해외 거래처에게 자사 제품의 신뢰도를 높이고자 하는 자, 국내 특허분쟁을 고려하는 자 등은 해외 출원을 하여 권리를 취득하는 것이 유리합니다.
 
 
해외에서 특허권 등을 취득하는 방식은 대표적으로 개별국가출원방식 및 PCT 출원방식 등이 있습니다. 개별국가출원방식은 특허를 받고자 하는 각 국가에 직접 출원하는 방법으로 주로 국내에 먼저 출원을 하고, 이를 기초로 국내 출원일(우선일)부터 1년 이내에 우선권 주장을 하면서 진행 하는 것이 일반적입니다. 국내 출원시 “신규성 상실의 예외”를 적용 받은 경우라면 우선일 이전에 공개된 발명에 대하여 출원한 경우 미국은 그 공개일로부터 1년 이내에, 일본은 공개일로부터 6월 이내에 출원되어야 하고 유럽의 경우 공개된 발명에 대하여 신규성을 인정하지 않으므로 반드시 공개 전에 출원하여야 한다. PCT출원과 비교하여 출원 국가가 특정되거나 소수의 국가에 출원을 하시는 경우 그 비용에 있어서 절감의 효과는 있으나 각 개별국마다 출원해야 하는 번거로움이 있습니다. 이하에서는 PCT 출원방식에 대하여 자세히 설명하겠습니다.
 
 
PCT 국제출원이란 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)에 의한 국제출원을 말합니다. 국제출원을 진행하게 되면 특허협력조약에 가입되어 있는 모든 국가(2008.2.1. 기준 138개국이 가입)에 대하여 국제출원일을 인정받을 수 있는 가출원제도로서 언어와 제도가 각기 다른 여러 나라에 개별적으로 출원하는 방식과는 달리 시간 및 절차상의 번거로움을 피할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 고객은 상기의 개별국가출원방식과 PCT 출원방식을 출원의 목적, 대상, 발명의 내용 등을 검토하여 출원 방식을 결정하는 것이 바람직합니다. 일반적으로 권리의 조기 획득이 중요한 경우 개별국가출원방식을 이용하는 것이 유리하며, 출원국의 수가 많고 조기 획득의 필요성이 적으나 향후 사업진행에 따라 다수의 국가에 출원하여야 하는 경우에는 국제출원일 확보를 위해 PCT 출원방식을 이용하는 것이 유리합니다.
 
 
 
 
  (1) 국제출원서 제출
 
PCT 국제출원을 하기 위해서는 Request(국제출원서), 명세서, 청구범위, 요약서, 도면 등으로 이루어진 국제출원 관련 서류를 별도로 제출해야 하며 국어, 일어 또는 영어로 작성할 수 있으나 국어로 작성된 경우 우선일로부터 14개월 이내에 영어로 된 국제 공개용 번역문을 제출하여야 합니다. 명세서는 PCT규칙에서 규정하는 기술순서에 따라 작성하여야 하며, 국제출원서(Request)는 반드시 영어 또는 일본어(일본어 출원의 경우)로 작성되어야 합니다. 2009. 1. 1.부터는 한국어로도 PCT국제출원을 진행할 수 있습니다.
 
 
  (2) 우선권 주장
 
파리협약, WTO 당사국에서 행하여진 출원 또는 자국 내에서의 선출원 등의 정규출원을 기초로 하여, 1년 이내에 우선권 주장을 할 수 있습니다. 이러한 출원들이 정규출원으로 인정된 후에는 그 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절되더라도 우선권주장을 통해 지정국에 출원된 특허출원에는 아무런 영향을 미치지 못합니다.
 
 
  (3) 출원절차(국제단계)
 
국제출원 서류가 제출되면 필수적으로 수리관청의 방식심사, 국제조사기관의 국제조사보고서와 견해서의 작성 및 국제사무국에 의한 국제공개가 이루어지고, 출원인이 국제예비심사를 청구한 경우에는 국제예비심사기관에 의한 국제예비심사보고서가 작성됩니다.
 
① 국제조사
 
국제조사란 모든 국제출원에 대하여 그 발명과 관련된 선행기술에 대하여 조사하는 것으로서, 출원인은 국제조사보고서 송부일로부터 2월 이내 또는 우선일부터 16개월 이내에 1회에 한하여 국제사무국에 청구의 범위에 대한 보정을 신청할 수 있습니다. 또한, 국제예비심사를 청구하고 그 청구기한과 동일한 기간 내에 국제조사기관의 견해서에 기초하여 출원의 명세서, 청구 범위 및 도면에 대하여 보정서와 의견서를 국제예비심사기관에 제출할 수도 있습니다.
 
② 국제공개
 
모든 국제출원은 원칙적으로 우선일부터 18개월이 경과한 후에 국제사무국에 의하여 공개(국제공개)됩니다.
 
③ 국제예비심사
 
발명의 단일성, 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관하여 심사하여, 그에 대한 예비적인 판단을 하는 것으로서, 출원인은 국제예비심사보고서의 작성 전까지는 횟수에 대한 제한 없이 명세서, 청구범위, 도면 등에 대한 보정서를 국제예비심사기관에 제출할 수 있고, 국제예비심사기관은 이를 참조하여 다시 심사하게 됩니다.
 
 
 
  (4) 출원절차(국내단계)
 
출원인은 우선일로부터 30개월 또는 31개월(핀란드, 스웨덴, 룩셈부르크, 탄자니아, 우간다, 잠비아 이상 6개국은 우선일부터 20개월) 이내에 각 지정국 또는 선택국의 국내법에서 정하는 절차에 따라 '국내단계'에 진입하여야 하며, 각 지정국 또는 선택국의 국내단계에 진입하면 그 나라에 개별적으로 출원한 것과 동일하게 그 나라의 국내법에 따른 절차를 거치게 됩니다.
 
 
  (5) PCT국제출원의 수수료 (2008. 01. 01. 기준)
 
  국제출원 수수료
종류 납부액(원) 납부기간 납부처
국제출원료 출원서류 30매지 1,099,000
1,221,000('08. 5. 1부터)
국제출원의
접수일부터1월 이내
특허청
출원서류 30매초과시 1매당 12,000
13,000('08. 5. 1부터)
조사료 한국 225,000
오스트리아 259,000
호주 1,280,000
일본 778,000
852,000('08. 5. 1부터)
송달료 45,000
 
  우선권서류 수수료
종류 금액 납부시기 제출서류
우선권서류송달신청시 없음 우선권서류 송달신청시
(우선일부터 16월이내)
우선권서류송달신청서
우선권서류제출시 없음 우선권서류제출시
(우선일부터 16월이내)
우선권서류제출서
 
  국제예비심사 수수료
국제예비 심사기관 종류 금액 비고
한국 심사료 225,000  
취급료 157,000
오스트리아 심사료 EUR 200
취급료 EUR 121
일본 심사료 JPY 36,000
취급료 JPY 19,600
 
 
 
 
지식재산권은 등록된 그 나라에서만 효력이 갖는 속지주의가 원칙입니다. 특히 최근 들어 상표의 경우 제품의 생산 및 판매 지역이 다른 지역에서 이루어지는 경우 통상적이므로 반드시 생산되는 국가 및 판매 국가에 상표 등록을 유지하는 것이 분쟁의 소지를 줄일 수 있습니다.
 
 
해외에서 상표권을 취득하는 방식은 대표적으로 개별국가출원방식, 유럽상표공동체출원제도 및 마드리드 의정서에 의한 출원방식이 있습니다. 개별국가출원방식은 출원인이 출원하고자하는 각 해외국가의 현지대리인을 선임하여 출원절차를 진행하는 방법입니다. 우선권주장기간은 국내출원일로부터 6개월입니다. 유럽만을 진행하시는 경우에는 유럽상표공동체출원제도(COMMUNITY TRADEMARK; CTM)를 이용하는 것이 유리합니다. 유럽상표공동체출원제도는 EU회원국 전체(약 27개국)에 대해 상표권을 보호받을 수 있는 제도이며, 상대적 거절이유에 대해서는 심사하지 않으므로 등록가능성이 높고, 등록 후 한 국가에서만 사용해도 사용이 인정되어 불사용으로 인한 취소가능성이 낮습니다. 다만, 회원국 중 한 국가에서라도 거절된다면 모든 회원의 국가에서 등록이 거절되어 추가적으로 개별출원절차를 진행해야 하는 불이익이 발생할 수 있습니다. 이하에서는 마드리드 의정서에 의한 출원 방식에 대하여 자세히 설명하겠습니다.
 
 
『표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서』(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)는 마드리드협정의 문제점을 보완하고 상표의 해외출원절차를 간소화하기 위한 제도입니다. 출원인은 출원대상이 되는 해외 국가를 지정하여 영어, 불어 또는 스페인어로 작성한 국제출원서를 한국 특허청을 통해 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization; WIPO)에 제출하면 WIPO 국제사무국은 국제출원에 대하여 방식심사를 한 후 이를 국제등록부에 등재하고 국제공보에 공고한 이후에 출원인이 지정한 각 국가의 관청에 통지하며, 심사는 각 국의 법령에 따라 이루어지게 됩니다.
 
  (1) 의정서 가입국 현황
 
2008년 2월말 총75개국(한국은 2003. 4. 10. 발효)이 마드리드 의정서에 가입하고 있으며, 최근 들어 의정서 가입국이 대폭 증가하는 추세입니다.
 
 
  (2) 마드리드출원의 장점
 
① 본국관청에 제출하는 1 출원서로 다수의 체약국을 선택함으로 해외 상표출원절차 간편화 및 비용 절감 효과
 
② 상표권 관리의 일원화로 유지 및 관리가 용이
 
③ 권리취득 여부가 명확하고 각 체약국에서 거절이유가 없다면 그 국가의 대리인을 선임하지 않아도 됨으로 대리인 비용 절감 효과
 
④ 사업의 진출 여부에 따라 지정국의 추가도 가능
 
 
 
  (3) 마드리드 출원절차
 
특허청에 계속중인 본인의 상표등록출원 또는 상표등록을 기초로 영어로 국제출원서 작성

특허청은 국제출원의 기초가 되는 출원인의 상표등록출원 또는 상표등록과 국제출원과의 합치여부심사
합치되는 경우 합치된다는 취지 및 국제출원서의 특허청 도달일을 국제출원서에 기재하고 국제출원서 등을 국제사무국에 송부
국제출원서의 방식심사
국제등록부에 국제등록 / 국제공고

국제사무국은 각국 특허청에 통지
각국 특허청은 자국법상의 절차에 따라 심사